その特許出願は今ですか？それとも・・・

特許は先願主義です。

複数の出願人から、同じ発明の特許出願がされた場合、出願日が早いほうが勝ちです。

ですので、「発明をしたらいち早く特許出願すべき」というのが鉄則です。

でも、その発明は、本当に今すぐ出願して良いですか？

特許は、出願後1年6月経過すると公開されます。つまり、全世界の人が目にすることができます。

つまり、秘密にしておきたくても、秘密状態が保たれるのは、出願後の1年6月のみです。

その発明は、今、ライバル企業との熾烈な争いのまっただ中にある商品に関する発明だとします。

その発明が解決する課題は、きっとライバル企業も同じように解決しようと躍起になって技術開発していることでしょう。

ならば、発明が完成したらいち早く特許出願すべきでしょう。

私の前職の経験では、ライバル企業との間で、互いに数ヶ月出願日が違うだけで、勝った、負けたの争いを繰り返しました。

ライバル企業の間では、同じような時期に同じような課題に取り組んで技術開発を行っています。

決して偶然では無く、むしろ当たり前と思うべきでしょう。

ライバル企業が、同様のカテゴリー商品を扱っていれば、市場からは同じような改善要求、クレームが挙がってくるはずです。

市場からの要求に応えられなければ、市場からは淘汰されてしまうからです。

・・・でも、難しいのは、その商品とはちょっと路線が外れた新商品に関する発明をどうするか？という問題です。

まだ、世に無い商品、或いは、新たな技術の場合。

ライバル企業を含めた他の企業は、御社が開発中の技術と同様の技術開発／製品開発を行っているかどうかはわかりません。

そんな場合、思案のしどころです。

御社の今後の技術開発計画、商品の販売時期等を考慮して、出願の時期を見極めるべきでしょう。

・商品販売の時期が近い場合（1年6月以内）

・今後、他社と共同で技術開発／製品開発する必要がある場合

・他社へ製造委託する場合、営業活動のために得意先へ見せる必要があるとき（機密保持契約が結ばれていないとき）

・世の中の動向に沿った技術の場合（流行商品、社会情勢に対応した商品等）

・気付けば、わりと簡単にできそうな技術

・商品販売は先だが、他社に先に特許を取られては困る技術

・発明は完成したものの、まだ改良の余地が多く、未完成の場合（単にアイデアのみで、発明が具体化されていない場合を含む）

・ライバル企業等は、まだ開発に着手していないであろうと予測が付く場合

・商品販売時期が未定であり、1年6月以降になりそうな場合（商品化が未定の場合を含む）

最初に説明しましたように、特許出願すると1年6月後に公開されます。秘密で無くなることに加え、自社の出願であっても公知文献となってしまうことです。

［最初の出願（出願①とします）から1年6月経過後に、改良技術を特許出願（出願②とします）］

すると、困ったことが起きます。

1．審査等の段階で、出願①が先願となって、出願②が拒絶される場合がある

私は前職で、発明者として特許出願したものが、何度も私の発明である先願によって拒絶されました。

笑えない事実ですが、自らの発明ほど強力な先願はありません。

前の出願を自己否定して、後の出願を肯定しなくてはいけなくなります。

また、ライバル企業の先願によって拒絶されるなら仕方がないとしても、自らの出願（先願）によって拒絶されては泣くに泣けません。

2．完成した発明について特許を取れない場合がある

最初に未完成な発明を出願したために、完成後の発明を特許にできない場合があります。

出願①に含まれる技術は、出願②で特許にすることができないため、仮に特許になったとしても権利範囲が狭くなってしまいます。

困ったことにならないよう、次の対処を行う必要があります。

1．出願②は、少なくとも出願①が公開される前に出願②を行う

出願②を出願する前に、他社が同様の出願をしていなければ、出願①が先願となって拒絶されることはありません。

ただし、気を付けないといけないことは、出願①の出願人と出願②の出願人とが同一でなければならないことです。

例えば、出願①は御社の単独出願で、出願②が他社との共同出願の場合、出願①が先願となって出願②が拒絶される場合があります。ただし、この場合は「新規性」を満たすか否かの判断で、進歩性は問われません。

また、出願②が、出願①の出願後1年以内であれば「国内優先権出願」を行うことも可能です。

2．出願①の公開前に、出願②の出願ができなさそうなとき

出願②の出願時期が、出願①の公開後になりそうな場合、関連する他社の出願等が無ければ、涙をのんで出願①を取り下げます。

そうすれば、出願②が出願①によって拒絶されることはありません。

ただし、特許庁にて公開の事務手続が済む前の、できるだけ早い時期に取り下げ手続を行う必要があります。

一つ一つの発明について議論し、特許出願することが大切なことです。それと同時に、御社内の特許出願等を包括的に管理しながら特許出願を戦略的に行う必要があります。

以上説明した内容は、例えば一発明者、或いは一知財担当者のみで行える活動ではありません。知財制度、特許法等の法律と、発明に関する技術の双方についてある程度精通する知財リーダー的な方がまとめていく必要があると思います。

もし、御社内でそのような人材がおられない場合、弊社（私）がその役割を担う支援を行いますので、連絡下さい。

或いは、知財リーダーの育成支援もお請けします。